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RGPD & conformité données

Marque de contrefaçon : agir étape par étape pour défendre vos droits

Par Maître Romain Mirabile · Avocat en IP/IT et droit commercial10 min de lecture
Sommaire

Vous découvrez qu'une entreprise utilise un signe identique ou très proche de votre marque déposée. Vos clients s'y trompent, vos ventes baissent, et vous cherchez à faire cesser cette utilisation sans perdre de temps ni d'argent en procédure inutile. Une marque de contrefaçon, ce n'est pas seulement une copie servile ; c'est aussi une imitation qui crée un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'action en contrefaçon obéit à des règles précises. Elle suppose une marque valide, un usage sérieux prouvable, un acte de reproduction ou d'imitation, et le respect de délais stricts. Une action mal préparée peut être déclarée irrecevable, laissant le contrefacteur libre de continuer. À l'inverse, une action bien construite débouche sur l'interdiction, la destruction des produits litigieux et des dommages-intérêts.

Ce guide décrit les six étapes concrètes pour porter une action en contrefaçon de marque, de la première suspicion à la décision du tribunal. Comptez généralement 12 à 24 mois entre la constatation et le jugement de première instance, davantage en cas d'appel. Les enjeux financiers et la complexité technique justifient presque toujours l'intervention d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

  1. Étape 1 — Vérifier la validité de votre marque

    Contrôler l'enregistrement, la classe de produits et services et la capacité à prouver un usage sérieux sur les cinq dernières années.

  2. Étape 2 — Caractériser l'acte de contrefaçon

    Qualifier juridiquement les faits : reproduction à l'identique, imitation créant un risque de confusion, ou usage dans la vie des affaires.

  3. Étape 3 — Sécuriser les preuves

    Constats d'huissier, achats témoins, saisie-contrefaçon sur ordonnance du président du tribunal judiciaire.

  4. Étape 4 — Adresser une mise en demeure

    Sommer le contrefacteur présumé de cesser l'utilisation et d'indemniser, avec un délai de réponse court.

  5. Étape 5 — Saisir le tribunal judiciaire compétent

    Déposer l'assignation devant l'un des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions en contrefaçon.

  6. Étape 6 — Obtenir et exécuter la décision

    Interdiction sous astreinte, destruction des produits, dommages-intérêts, publication du jugement et recouvrement effectif.

Étape 1 — Vérifier la validité et l'exploitation de votre marque de contrefaçon opposable

Avant toute action, vous devez sécuriser votre titre. Contrôlez d'abord l'enregistrement auprès de l'INPI ou de l'EUIPO : date de dépôt, durée de protection (dix ans renouvelables), classes de produits et services visées. Une marque enregistrée dans la classe 25 (vêtements) ne vous protège pas mécaniquement dans la classe 3 (parfums). Le principe de spécialité est la première ligne de défense du contrefacteur présumé.

Deuxième vérification, souvent décisive : votre marque a-t-elle fait l'objet d'un usage sérieux sur les cinq dernières années ? La loi permet au défendeur d'exiger cette preuve. En son absence, votre action est déclarée irrecevable, même si la contrefaçon est manifeste.

Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée.
Article L716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle

Rassemblez dès maintenant les preuves d'exploitation : factures datées, catalogues, campagnes publicitaires, captures d'écran horodatées de votre site, mentions presse. Un usage purement symbolique, destiné uniquement à préserver le titre, ne constitue pas un usage sérieux au sens de la jurisprudence.

Étape 2 — Caractériser précisément l'acte de contrefaçon reproché

La contrefaçon recouvre plusieurs comportements distincts. Le premier est la reproduction à l'identique du signe pour désigner des produits ou services identiques à ceux visés à l'enregistrement. Le risque de confusion est alors présumé, sans avoir à le démontrer. Le second est l'imitation : un signe différent mais suffisamment proche pour créer un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent.

Le juge apprécie ce risque de confusion selon plusieurs critères : similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes, proximité des produits ou services, caractère distinctif de la marque antérieure, notoriété acquise. Une marque très distinctive ou renommée bénéficie d'une protection élargie, y compris pour des produits éloignés.

Jurisprudence
Dans un litige opposant la société du Vignoble de château Latour au dépositaire de la marque « Château la Tour de Ségur », la Cour de cassation a confirmé la contrefaçon par imitation, illustrant que la proximité phonétique et conceptuelle entre signes viticoles suffit à caractériser le risque de confusion, même en présence de mentions géographiques ajoutées.

Cass. com. — 2004-03-03 — n° 02-11.128

Troisième cas : l'usage de votre marque à titre de mot-clé publicitaire, de nom de domaine, de hashtag, ou dans une méta-description. Ces usages numériques sont désormais couverts par la jurisprudence dès lors qu'ils s'inscrivent dans la vie des affaires et portent atteinte à l'une des fonctions de la marque (identification d'origine, garantie de qualité, communication, investissement).

Documentez chaque acte : capture d'écran datée, URL complète, mentions du vendeur, prix, conditions de livraison. Si les produits sont vendus sur une place de marché en ligne, identifiez le vendeur professionnel et non seulement la plateforme.

Étape 3 — Sécuriser les preuves matérielles de la contrefaçon

La qualité de vos preuves détermine largement l'issue du procès. Trois outils sont à votre disposition. Le constat d'huissier, aujourd'hui commissaire de justice, permet de figer une situation en ligne ou physique. Il est peu coûteux et rapide à obtenir, mais doit respecter un protocole strict pour être opposable : mention du matériel utilisé, vidage du cache, horodatage, absence d'intervention sur le contenu.

L'achat témoin, réalisé par un tiers indépendant sur instruction de votre avocat, permet de récupérer le produit litigieux et sa facture. Conservez l'emballage d'origine, les étiquettes et le ticket de caisse ou la facture nominative.

L'arme la plus puissante reste la saisie-contrefaçon. Sur simple requête présentée au président du tribunal judiciaire, vous obtenez une ordonnance autorisant un commissaire de justice à se rendre dans les locaux du contrefacteur présumé pour saisir des exemplaires, copier la comptabilité, identifier les fournisseurs et les canaux de distribution. Cette mesure, non contradictoire, produit un effet d'archive redoutable.

Étape 4 — Adresser une mise en demeure calibrée au contrefacteur présumé

La mise en demeure précède presque toujours l'assignation. Elle poursuit trois objectifs : faire cesser rapidement l'atteinte, ouvrir une négociation amiable, et interrompre certains délais. Adressée en recommandé avec accusé de réception, éventuellement doublée d'un envoi par commissaire de justice, elle identifie précisément la marque, les actes reprochés, les dates, les preuves détenues et les demandes formulées.

Formulez des demandes concrètes et chiffrées : cessation immédiate de l'utilisation, retrait des produits en stock, destruction sous contrôle d'huissier, communication de la comptabilité, indemnisation. Fixez un délai de réponse court, généralement huit à quinze jours ouvrés selon la complexité du dossier.

Attention à la rédaction : une mise en demeure trop agressive envoyée à un opérateur qui n'est pas véritablement contrefacteur peut être requalifiée en dénigrement ou en concurrence déloyale à votre détriment. À l'inverse, une mise en demeure vague ou incomplète prive votre dossier de son effet dissuasif et incite le destinataire à temporiser.

Étape 5 — Saisir le tribunal judiciaire spécialisé en contrefaçon

En France, les actions en contrefaçon de marques relèvent d'un nombre limité de tribunaux judiciaires spécialement désignés. Cette compétence exclusive impose de vérifier le tribunal territorialement compétent avant de délivrer l'assignation. Une erreur de juridiction entraîne un incident de procédure et un allongement du calendrier.

Deux voies coexistent. La voie du fond, par assignation ordinaire, permet d'obtenir une décision complète : interdiction, destruction, dommages-intérêts, publication. La voie du référé permet d'obtenir en quelques semaines une interdiction provisoire lorsque l'urgence et l'évidence de la contrefaçon le justifient. Le référé n'exclut pas l'action au fond, qui doit être engagée en parallèle pour trancher définitivement le litige.

Vérifier les délais et l'absence de forclusion par tolérance

L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter des faits ou de leur révélation. Chaque acte de contrefaçon fait courir un nouveau délai, ce qui permet de sanctionner les usages continus, mais limite l'indemnisation à la période non prescrite.

Jurisprudence
La Cour de cassation a rappelé les règles de prescription applicables à l'action en contrefaçon de marque, en articulant les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et le régime de l'interruption de prescription du Code civil, dans un litige portant sur une marque viticole.

Cass. com. — 2005-03-08 — n° 03-12.193

Un mécanisme spécifique doit aussi être surveillé : la forclusion par tolérance. Si vous avez toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cause, votre action devient irrecevable, sauf mauvaise foi du déposant.

Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d'une marque antérieure à l'encontre d'une marque postérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant cinq années consécutives l'usage de cette marque postérieure en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque postérieure ait été effectué de mauvaise foi.
Article L716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle

Cumuler les demandes annexes à l'action en contrefaçon

L'assignation peut cumuler plusieurs fondements pour maximiser vos chances d'indemnisation : contrefaçon de marque, contrefaçon de dessins et modèles, contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitisme. Ces actions reposent sur des règles distinctes mais peuvent être portées devant le même juge dès lors qu'elles se rattachent aux mêmes faits.

Jurisprudence
La Cour de cassation a examiné un contentieux cumulant contrefaçon de marques, contrefaçon de dessins et modèles, contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitaire, avec demandes de dommages-intérêts et mesures d'interdiction, confirmant la possibilité pour le titulaire de porter simultanément plusieurs fondements devant la juridiction spécialisée.

Cass. com. — 2024-05-15 — n° 22-17.813

Le cas des marques collectives et de garantie

Si vous êtes utilisateur autorisé d'une marque collective ou d'une marque de garantie, votre capacité à agir seul est limitée. Le régime légal impose une articulation stricte avec le titulaire de la marque.

La personne habilitée à faire usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective ne peut engager une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci, sauf mention contraire. Toute personne habilitée à utiliser une marque de garantie ou une marque collective est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire afin d'obtenir la réparation du préjudice.
Article L716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle

Étape 6 — Obtenir la condamnation et exécuter la décision de contrefaçon

Le jugement, rendu généralement 12 à 24 mois après l'assignation, prononce plusieurs mesures. Interdiction de poursuivre l'usage sous astreinte financière par infraction constatée. Rappel des produits déjà distribués, destruction sous contrôle d'huissier ou remise pour recyclage. Publication du jugement dans la presse spécialisée ou sur le site du contrefacteur, aux frais de ce dernier. Attribution de dommages-intérêts couvrant le manque à gagner, les investissements de défense et le préjudice moral.

Le chiffrage du préjudice est un exercice technique. Le juge prend en compte les conséquences économiques négatives (perte de ventes, perte d'attractivité), le préjudice moral (atteinte à l'image, banalisation du signe) et les bénéfices réalisés par le contrefacteur (économies d'investissements). À défaut d'éléments probants, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances que le contrefacteur aurait dû payer est allouée.

Jurisprudence
Dans un litige viticole opposant plusieurs opérateurs revendiquant des signes proches d'une marque renommée, la Cour de cassation a rappelé que la commercialisation d'une marque protégée sans autorisation constitue un acte de contrefaçon, avec les conséquences indemnitaires qui en découlent.

Cass. com. — 2006-01-17 — n° 04-10.624

Le volet pénal est parfois combiné au volet civil. Certaines contrefaçons portant sur des sceaux, timbres ou marques d'autorité publique sont sanctionnées par des peines d'emprisonnement et d'amende spécifiques.

Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques contrefaisants ou falsifiés.
Article 444-3 du Code pénal

L'exécution passe par un commissaire de justice qui liquide les astreintes, procède aux saisies conservatoires sur les comptes bancaires du contrefacteur et diligente le recouvrement forcé. Le titulaire victorieux récupère également une partie de ses frais d'avocat au titre des frais irrépétibles.

Ce qu'il faut faire maintenant

  • Vérifier auprès de l'INPI ou de l'EUIPO l'enregistrement, la durée restante et les classes couvertes par votre marque.
  • Constituer sans attendre un dossier d'usage sérieux sur les cinq dernières années : factures, publicités, catalogues, captures horodatées.
  • Faire dresser un constat par commissaire de justice sur les actes suspectés, avant toute annonce publique ou mise en demeure.
  • Consulter un avocat spécialisé pour arbitrer entre mise en demeure amiable, saisie-contrefaçon et action en référé.
  • Surveiller le portefeuille : mettre en place une veille de dépôts postérieurs pour éviter la forclusion par tolérance.

Questions fréquentes

  • Combien de temps dure une procédure en contrefaçon de marque devant le tribunal judiciaire ?

    Comptez généralement entre 12 et 24 mois entre la délivrance de l'assignation et le jugement de première instance, selon la complexité du dossier et la charge du tribunal saisi. En cas d'appel, ajoutez 18 à 30 mois supplémentaires. La voie du référé permet en revanche d'obtenir une interdiction provisoire en quelques semaines lorsque l'urgence et l'évidence de la contrefaçon sont réunies. Cette voie ne dispense pas d'une action au fond, qui doit être engagée en parallèle pour trancher définitivement le litige et fixer les dommages-intérêts.

  • Que risque-t-on à agir en contrefaçon sans preuve d'usage sérieux de sa marque ?

    Le défendeur peut, par voie de conclusions, exiger que vous rapportiez la preuve d'un usage sérieux de la marque sur les cinq années précédant la demande, pour les produits et services invoqués. À défaut, l'article L716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit l'irrecevabilité de l'action, quelle que soit la réalité de la contrefaçon. Vous supporterez alors les frais de justice, les frais irrépétibles du défendeur et l'humiliation d'une décision publique. Reconstituez impérativement le dossier d'usage avant d'assigner.

  • Qu'est-ce que la forclusion par tolérance en matière de contrefaçon ?

    La forclusion par tolérance rend irrecevable l'action en contrefaçon lorsque le titulaire d'une marque antérieure a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée, en ayant connaissance de cet usage. L'exception est prévue à l'article L716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle ne joue pas si le dépôt de la marque postérieure a été effectué de mauvaise foi, ce qui reste à démontrer. Ce mécanisme oblige les titulaires à mettre en place une veille active et à réagir rapidement dès la publication d'un dépôt concurrent, sans attendre une atteinte commerciale visible.

  • Peut-on cumuler l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ?

    Oui, à condition que la concurrence déloyale repose sur des faits distincts de la contrefaçon proprement dite. La contrefaçon sanctionne l'atteinte au titre (la marque enregistrée). La concurrence déloyale sanctionne les comportements fautifs autonomes : parasitisme, dénigrement, désorganisation, imitation servile d'éléments non protégés par la marque (packaging, code couleur, agencement de site). La jurisprudence, notamment un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024, admet la coexistence de ces fondements dans une même assignation, ce qui permet d'élargir l'assiette indemnitaire.

  • Un utilisateur d'une marque collective peut-il agir seul en contrefaçon ?

    Non, sauf mention contraire. L'article L716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la personne habilitée à faire usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective ne peut engager une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire. En revanche, elle peut intervenir dans une instance déjà engagée par ce titulaire pour obtenir la réparation de son propre préjudice. Ce régime protège la cohérence des politiques d'action du groupement titulaire tout en préservant les intérêts individuels des utilisateurs autorisés.

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